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温州宝汉鞋业与比利时葛天那公司关于“SAFETY JOGGER”商标归属纠纷案
2018年11月5日  北京商标侵权律师

  温州宝汉鞋业与比利时葛天那公司关于“SAFETY JOGGER”商标归属纠纷案

  案号:(2018)京行终2193号

  案情综述:本案是上诉案件,上诉人(原审第三人)葛天那有限公司(简称葛天那公司),被上诉人(原审被告)温州宝汉鞋业有限公司,委托代理人是北京王伦律师事务所的李志坚律师。原审被告是中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会,原审案号(2017)京73行初4117号,现已审理终结。在原审案件中,原告温州宝汉鞋业有限公司(简称宝汉鞋业公司)因商标无效宣告请求行政纠纷一案,不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)作出的商评字[2017]第39580号关于第12139789号“SAFETYJOGGER”商标无效宣告请求裁定(简称被诉裁定),向北京知识产权法院提起行政诉讼,葛天那公司作为第三人参加本案诉讼。被诉裁定认定:诉争商标指定使用的第9类个人用防事故装置等商品与商标第G762476号“SAFETYJOGGERS”(简称引证商标)核定使用的服装、鞋、帽商品在销售渠道、消费、销售场所等方面区别较大,诉争商标指定使用在上述商品上不致与引证商标相混淆。因此,诉争商标在第9类个人用事故装置等商品上与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。除注册诉争商标以外,宝汉公司还在第9类商品上申请注册了多达130件的商标,且包含了多件与他人在先具有一定知名度的商标相同或者近似的商标。宝汉鞋业公司的这种注册行为明显超出了正常的生产经营需要,具有明显的主观恶意,属大量注册囤积商标的行为,不具备注册商标应有的正当性,而且扰乱了正常的商标注册管理秩序及公平竞争的市场秩序。因此,诉争商标的注册属于《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。依照《商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,商标评审委员会裁定:诉争商标予以无效宣告。

  原告不服该裁定,向北京知识产权法院提起行政诉讼,请求撤销该裁定。其 诉称 :一、诉争商标的注册申请未违反商标法第四十四条第一款的规定的“以不正当手段取得注册的情形”。二、商标评审委员会关于宝汉鞋业公司注册行为超出正常生产经营需要的认定事实不清,缺乏法律依据。北京知识产权法院认为,虽然宝汉鞋业公司在第9类商品上申请注册了一定数量的商标,但并无在案证据证明其曾通过转让等方式牟取商业利益,或具有通过转让等明显违背商标内在价值方式牟利的意图,不应认定诉争商标属于以“其他不正当手段”取得注册的情形。被诉裁定关于诉争商标的注册未违反商标法第十类第一款第七、八项,第三十条、第三十二条的认定正确。综上,北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项之规定,判决:撤销被诉裁定,商标评审委员会重新作出裁定。

  原审第三人葛天那公司不服原审判决并提起上诉,请求撤销原审判决,维持被诉裁定。主要上诉理由是宝汉鞋业公司囤积大量具有较高知名度的商标,具有明显的抄袭、复制葛天那公司商标的主观故意,属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。诉争商标与引证商标构成类似商品上的近似商标,诉争商标的申请注册违反了商标法第三十条的规定,原审判决对此未予评述和认定,应予纠正。同时,诉争商标的申请注册还属于商标法第三十二条中规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。综上,葛天那公司请求撤销一审判决,维持被诉裁定。商标评审委员会和宝汉鞋业服从原审判决。

  法院判决:北京知识产权法院认为,葛天那公司的上诉主张缺乏事实及法律依据,其上诉请求本院不予支持,原审判决认定事实清楚,适用法律及判决结论正确,依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定,终审判决:驳回上诉,维持原判。

  案 件 评 述:北京王伦律师事务所接受温州宝汉鞋业公司公司的委托,作为第三人参与案号:(2018)京行终2193号案件审理。指定李志坚律师为主办律师,陶建武律师协助参与办理案件。

  本案二审的审理焦点为诉争商标的申请注册是否违反商标法第四十四条第一款和第三十条、第三十二的规定。李律师针对双方争议焦点从案件自身事实出发,结合法条及相关司法解释,依靠丰富的从业经验、理论储备,从商标法第四十四条第一款的立法目的出发,即制止以不正当手段取得商标注册的行为。若申请人以囤积商标进而通过转让等方式牟利为目的,大量申请注册他人具有较高知名度的商标,违背了商标的价值目标,同时还将影响商标的正常注册秩序,有碍于商品经济中诚实守信的经营者进行正常经营。在案证据显示,葛天那公司就诉争商标提起无效宣告请求是2016年8月23日,在此之前,宝汉鞋业已将诉争商标在“安全鞋”商品上进行了真实的商业性使用。葛天那公司主张宝汉鞋业公司就诉争商标的使用行为均在其提起无效宣告之后,不具有真实的商标使用意图的主张缺乏事实依据。宝汉鞋业公司在被提起无效宣告请求之前进行了真实的商标使用,在无转让商标、大量囤积商标等因素的情况下应考虑我国商标注册制度采分类注册和在先申请注册原则,审慎适用商标第四十四条第一款之规定。

  关于葛天那公司主张诉争商标的注册违反商标法第三十条的规定,即诉争商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。

  李律师认为:引证商标核定使用在第25类鞋等商品上,而诉争商标核定使用在第9类防火用鞋等商品。这二者从功能、用途、销售渠道等方面均存在显著区别,不属于类似商品。

  此外,葛天那公司还主张诉争商标违反商标法第三十二条的规定,即诉争商标构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的情形。李律师认为,本案中葛天那公司提交的证据不足以证明其在诉争商标申请注册之前已经将“SAFETY JOGGER”使用在“安全鞋”商品上且在中国大陆市场上具有一定的影响力。

  办案心得:本案胜诉与委托代理人充分了解案情,认真准备答辩材料,以清晰的逻辑思维,把握案件的关键要点,熟练的利用合法的程序,积极与法院良性沟通等密不可分。我们积极准备了以下工作:

  1.在一审过程中积极收集证据材料,推翻葛天那公司关于诉争商标和引证商标属于使用在相同或者类似商品上的近似商标的主张。

  2.援引北京市高级人民法院于2017年7月14日作出的(2016)京行终5374号菲丝博克公司诉中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、刘亚南商标异议复审行政纠纷一案判决书中对于“以其他不正当手段取得注册”的认定,从商标法第四十四条第一款的立法目的出发,论证了宝汉公司在被提起无效宣告请求之前进行了真实的商标使用,在无转让商标、大量囤积商标等因素的情况下应考虑我国商标注册制度采分类注册和在先申请注册原则,认定其不属于“以其他不正当手段取得注册”。

  3..庭审结束后及时提交了书面的补充意见。这样有利于法官在撰写判决书 时清醒地了解当事人的诉求及案件思路,便于法官撰写裁判文书,给法官留下良好的印象。

温州宝汉鞋业与比利时葛天那公司关于SAFETY JOGGER商标归属纠纷案